1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.
Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.
Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.
2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
- Статья 1485. Знак охраны товарного знака
- Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак
Комментарий к ст. 1486 ГК РФ
1. Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (см. комментарий к ст. 1484), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать принадлежащий ему товарный знак. Таким образом, Гражданским кодексом провозглашается принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака как условия сохранения права на него. Требование об обязательном использовании товарного знака является вполне обоснованным и призвано обеспечивать и интенсивное, и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данное установление ГК способствует также "очищению" реестра от "мертвых" знаков, которые не используются правообладателями для маркировки производимых товаров, и снятия препятствий для производителей, готовых производить и реализовывать товары под сходными товарными знаками.
Данная норма может в ряде случаев способствовать борьбе с "пиратами" - лицами, регистрирующими на свое имя товарные знаки и тем самым перекрывающими возможность выхода на рынок реальным (фактическим) производителям товаров, в т.ч. зарубежным.
2. Прекращение правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в п. 1 комментируемой статьи, производится не по инициативе федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в функции которого проверка использования товарного знака не входит. Для начала процесса досрочного прекращения регистрации необходимо, чтобы в палату по патентным спорам было подано соответствующее заявление.
3. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках в качестве субъекта отношений, связанных с досрочным прекращением регистрации, называлось "любое лицо"; в Гражданском кодексе речь идет о "заинтересованном лице". То есть можно сделать вывод, что от лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, требуются доказательства его заинтересованности.
Необходимо также обратить внимание на то, что комментируемая статья предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в отношении как всех товаров, для которых он зарегистрирован, так и их части. Иными словами, если товарный знак реально, а не номинально используется правообладателем в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и правообладатель может доказать такое использование, регистрация товарного знака будет прекращена только в отношении тех товаров, для маркировки которых использование не осуществляется. Комментируемое положение дает, таким образом, возможность лицу, подающему заявление в палату по патентным спорам, ограничить свои требования о прекращении правовой охраны товарного знака только теми товарами, которые его интересуют.
Следует иметь в виду, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату не ранее чем через 3 года после регистрации товарного знака в Государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям ст. 5C (1) Парижской конвенции, предоставляет владельцу товарного знака т.н. льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товара и т.д.
4. Предусматривая возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, Гражданский кодекс в п. 2 ст. 1486 раскрывает те действия, которые признаются использованием товарного знака. Это, в частности, его размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые тем или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, на деловой документации и т.д., при этом использованием товарного знака не признаются указанные в п. 2 действия, которые не связаны непосредственно с введением товаров в гражданский оборот. Таким образом, например, использование товарного знака только в сети Интернет не будет являться использованием товарного знака при разрешении вопроса о прекращении его правовой охраны.
5. Следуя положениям п. (2) ст. 5C Парижской конвенции, Гражданский кодекс признает использованием товарного знака его использование в несколько измененном виде, т.е. с изменением отдельных элементов, не влияющих на различительную способность знака и не ограничивающих его правовую охрану. Такими изменениями, в частности, могут признаваться изменения прописных букв на строчные в словесном товарном знаке либо использование изобразительного товарного знака в зеркальном отображении. Положения рассматриваемой статьи корреспондируют с нормами, нашедшими отражение в ст. 1505 (см. комментарий к ней).
6. При рассмотрении вопросов использования товарных знаков необходимо обратить внимание на субъектов такого использования.
В ранее действовавшем Законе о товарных знаках фигурировали только два субъекта обозначенных выше правоотношений - сам правообладатель и лицо, которому такое право предоставлено в рамках лицензионного договора. Лицо, использующее товарный знак под контролем правообладателя, впервые появляется в Гражданском кодексе.
Пункт 3 статьи устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе; при этом владельцу товарного знака предоставляется возможность ссылаться на независящие от него обстоятельства как на причины, приведшие к неиспользованию товарного знака. Такими обстоятельствами могут признаваться ограничения по импорту какой-либо продукции, срыв поставок сырья, изменение условий реализации продукции и т.д.
В последнем пункте комментируемой статьи указывается, что с прекращением правовой охраны товарного знака, ставшей следствием применения процедуры досрочного прекращения регистрации, правообладатель утрачивает право на товарный знак, т.е. у него исчезает возможность использовать товарный знак, распоряжаться товарным знаком и запрещать его использование третьим лицам (см. комментарий к ст. 1484).
Судебная практика по статье 1486 ГК РФ
Исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, установив наличие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении части товаров 9 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ, а также признав доказанным использование предпринимателем товарного знака лишь в отношении части товаров 9-го класса и услуг 35 и 38 классов МКТУ, руководствуясь положениями статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерацией, правовой позицией, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд первой инстанции частично удовлетворил заявленные предпринимателем требования.
Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2019 N 300-ЭС19-16187 по делу N СИП-817/2018
Суд, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из фактических обстоятельств дела, руководствуясь статьями 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что бремя доказывания заинтересованности относится на истца, а бремя доказывания факта использования товарного знака относится на ответчика, пришел к выводу о наличии надлежащих и достаточных доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака в отношении услуг 35-го класса "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" и услуг 43-го класса "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные, кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" МКТУ; представленные ответчиком доказательства не свидетельствуют об использовании правообладателем надлежащим образом в спорный период товарного знака в отношении названной части товаров.
Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2019 N 300-ЭС19-16506 по делу N СИП-618/2018
Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ в их совокупности и взаимной связи, суды пришли к выводу о доказанности заинтересованности компании в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400866 в отношении части услуг 37 и 42 классов МКТУ, факт использования товарного знака для индивидуализации которых обществом не доказан, и, руководствуясь статьями 1477, 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, частично удовлетворили иск.
Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2019 N 300-ЭС19-16135 по делу N СИП-482/2018
Принимая оспариваемые заявителем судебные акты, Суд по интеллектуальным правам руководствовался нормами главы 7 АПК РФ, положениями статей 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, и исходил из отсутствия оснований для удовлетворения иска ввиду доказанности предпринимателем факта использования товарного знака в спорный период.
Определение Верховного Суда РФ от 17.12.2019 N 300-ЭС19-22986 по делу N СИП-89/2019
Принимая в оспариваемой заявителем части судебные акты, Суд по интеллектуальным правам руководствовался нормами главы 7 АПК РФ, положениями статей 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пунктах 164, 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", и исходил из отсутствия правовых оснований для удовлетворения иска в оспариваемой части ввиду доказанности обществом "ИМИТ Престиж" использования под его контролем спорного знака обслуживания в отношении услуги 43-го класса МКТУ "рестораны".
Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2019 N 300-ЭС18-23267 по делу N СИП-107/2018
Исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, придя к выводу о заинтересованности общества в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 392058 в отношении части заявленных товаров, а также из доказанности предпринимателем факта использования спорного товарного знака в отношении товаров 2-го класса "краски для древесины; краски огнестойкие; краски; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; составы для внутренней отделки" и 3-го класса "препараты для удаления красок" МКТУ, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявления общества.
Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2019 N 300-ЭС19-1518 по делу N СИП-386/2017
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, установив факт подачи предпринимателем заявок на регистрацию в качестве товарных знаков тождественных обозначений в отношении однородных товаров 01, 02, 04, 05 классов МКТУ, а также осуществление им однородной деятельности, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о доказанности заинтересованности предпринимателя в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и, руководствуясь статьями 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, частично удовлетворил иск.
Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2019 N 300-ЭС19-332 по делу N СИП-256/2018
Суд, установив, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а представленные ответчиком доказательства свидетельствуют об использовании обществом "Торговый дом "Русьимпорт" под контролем и согласия правообладателя надлежащим образом в спорный период спорного товарного знака в отношении части товаров 33-го класса МКТУ "вино", за исключением товаров 33-го класса МКТУ "аперитивы; арак; бренди; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке", руководствуясь статьями 1483, 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание пункт 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований частично.
Определение Верховного Суда РФ от 03.04.2019 N 300-ЭС19-3993 по делу N СИП-293/2018
Суд первой инстанции согласился также с выводом Роспатента о не представлении обществом необходимых и достаточных доказательств, позволяющих сделать вывод о приобретении именно заявленным обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования и, руководствуясь статьями 13, 1477, 1482, 1483, 1486, 1500 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказал в удовлетворении заявления.
Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2019 N 300-ЭС19-3007 по делу N СИП-135/2018
Принимая оспариваемые заявителем судебные акты, Суд по интеллектуальным правам руководствовался положениями статей 9, 12, пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позицией, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и исходил из доказанности истцом факта его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, однородности части товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, а также непредставления ответчиком доказательств использования спорных товарных знаков в отношении части товаров и услуг указанных классов МКТУ.
Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2019 N 300-ЭС19-6668 по делу N СИП-236/2018
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, установив факт заинтересованности фирмы в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ "приправы", исходя из недоказанности использования обществом товарного знака в отношении товара "приправы" в трехлетний период, руководствуясь статьями 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска, отметив, что представленные обществом доказательства подтверждают факт использования товарного знака в отношении товара "соусы", а не "приправы".