Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.
Комментарий к ст. 1254 ГК РФ
1. Статья посвящена дополнительным способам защиты прав, полученных лицензиатом на основании исключительной лицензии. Обладателю простой (неисключительной) лицензии те способы защиты, которые предусмотрены ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК, не предоставляются.
Кодекс предоставляет обладателю исключительной лицензии возможность использовать все специальные способы защиты исключительного права, вплоть до инициирования ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, неоднократно или грубо нарушающего соответствующее исключительное право, в судебном порядке, а также предъявления требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных материальных носителей (о содержании и порядке применения этих способов см. комментарий к ст. ст. 1250, 1252, 1253). Обладателю исключительной лицензии предоставлена дополнительная возможность защищать свои нарушенные права, но не исключительное право правообладателя и уж тем более не весь комплекс его интеллектуальных прав, включая личные неимущественные права. Выдав исключительную лицензию, правообладатель сохраняет возможность защищать свое исключительное право от нарушений всеми предоставленными ему законом способами, поскольку у него остается само исключительное право, пусть и ограниченное исключительной лицензией (ограничения могут быть большими или меньшими в зависимости от круга способов использования, на которые выдана лицензия) и, соответственно, интерес в защите своего исключительного права.
Таким образом, когда нарушение третьими лицами исключительного права затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, он может защищать эти права самостоятельно, не обращаясь к правообладателю и вне зависимости от его действий по защите своего исключительного права.
2. Лицензиат может защищать свои права также против лицензиара (правообладателя), но только применяя меры ответственности, предусмотренные в лицензионном договоре, и руководствуясь правилами гл. 25 ГК об ответственности за нарушение обязательств. Как следует из содержания комментируемой статьи, защита с использованием способов, указанных в ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК, возможна для лицензиата только против третьих лиц, действия которых, нарушая исключительное право правообладателя, также затрагивают права лицензиата, но не против самого правообладателя.
3. В действовавшем до 1 января 2008 г. Законе об авторском праве применительно к способам защиты прав лицензиата реализовывалась иная конструкция. В пункте 2 ст. 30 Закона предусматривалось, что "авторский договор о передаче исключительных прав" (аналог предусмотренного ГК договора, на основании которого предоставляется исключительная лицензия) "разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам", т.е., по сути, запрещать нарушение исключительного права. Таким образом, обладатель исключительной лицензии в сфере авторского права приобретал право и обязанность защищать само исключительное право на весь срок действия лицензионного договора, а правообладатель мог осуществлять защиту этого права (по терминологии закона - "запрещать использование произведения другими лицами"), только если лицо, которому переданы исключительные права, "не осуществляло защиту этого права". Включение в договор о передаче исключительных прав условия, ограничивающего права лица, которому они передаются, на их защиту, не допускалось как противоречащее законодательству. Обращаясь с требованием о защите права, в частности, требуя выплаты компенсации, предусмотренной ст. 49 Закона об авторском праве, такое лицо требовало ее выплаты в свою пользу (см. п. 7 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" - информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 N 47). Обладатели исключительных лицензий, выданных до 1 января 2008 г., с момента введения в действие части 4 ГК не теряют возможности защиты своих имущественных прав всеми способами, доступными правообладателю; в то же время сам правообладатель может осуществлять защиту своих нарушенных прав вне зависимости от действий лицензиата.
Применительно к другим объектам исключительных прав какое-либо специальное законодательное регулирование по указанному вопросу до принятия части 4 ГК отсутствовало, поэтому для обладателей исключительной лицензии на их использование комментируемая статья является законодательной новеллой.
Судебная практика по статье 1254 ГК РФ
Подпункты 2 и 9 пункта 2 статьи 1270 ГК Российской Федерации имеют целью обеспечение интересов обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и достижение необходимой определенности содержания исключительного права. Пункт 1 статьи 1286 данного Кодекса, корреспондирующий абзацу первому пункта 1 его статьи 1235, устанавливающему понятие лицензионного договора, направлен на обеспечение надлежащего правового регулирования отношений, связанных с предоставлением права использования произведения. Рассматриваемые во взаимосвязи со статьей 1254 ГК Российской Федерации, закрепляющей возможность защиты прав лицензиата способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 данного Кодекса, если его права затронуты нарушением третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, перечисленные нормы также не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявительницы, указанные в жалобе.
Определение Верховного Суда РФ от 07.11.2019 N 305-ЭС19-20012 по делу N А40-61872/2017
Оценив представленные в дело доказательства с учетом судебных актов по делам N А40-82326/2016, А40-61874/2017, исследовав условия лицензионных соглашений, суды руководствовались статьями 431, 1229, 1252, 1254, 1259, 1270, 1301, 1311, 1324 Гражданского кодекса Российской Федерации и, отказывая в иске, исходили из отсутствия у общества "СО/ЭРА МЬЮЗИК" материального права на предъявление настоящего иска, наличия в его действиях злоупотребления правом, недоказанности факта нарушения действиями общества "Яндекс" исключительных прав истца, в защиту которых предъявлен иск.
Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2019 N 302-ЭС19-296 по делу N А19-1167/2018
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт принадлежности истцу исключительных прав на спорные объекты авторских и смежных прав, а также факт их использования ответчиком без разрешения правообладателя, суды, руководствуясь статьями 493, 1229, 1252, 1254, 1259, 1270, 1301, 1306, 1304, 1311, 1324 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований и взыскании с нарушителя компенсации.
Определение Верховного Суда РФ от 06.05.2019 N 301-ЭС19-4869 по делу N А28-8632/2017
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что спорные товары введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия правообладателя, в связи с чем пришел к выводу о нарушении его исключительных прав, и, руководствуясь статьями 1250, 1252, 1254, 1311, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позицией, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", учитывая разъяснения, содержащиеся в пунктах 43.2, 43.3 совместного постановления Пленумов Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", частично удовлетворил иск, также взыскав за незаконное использование товарных знаков "cobas", "COBAS INTEGRA", "PRECINORM", "PRECIPATH", "PRECICONTROL" компенсацию в минимальном размере, установленном законом, а за незаконное использование товарного знака "Roche" - компенсацию в размере 190 000 рублей, признав данные требования обоснованными.
Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2019 N 301-ЭС18-16889 по делу N А79-7098/2017
Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства, учитывая выводы судебной экспертизы, суды, руководствуясь пунктом 1 статьи 1229, статьями 1250, 1252 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации, придя к выводу, что спорное обозначение использовалось предпринимателем Рядовым В.В. в данном конкретном случае не в качестве средства индивидуализации товаров, а в качестве термина (информации), описывающего характеристики предлагаемых им товаров, а именно: в качестве указания на то, что предлагаемый товар является точной копией (дубликатом) оригинального товара, что соответствует значению английского слова "replica", признав предпринимателя Николаева Д.И. ненадлежащим ответчиком ввиду отсутствия доказательств использования последним спорного товарного знака, суды отказали в удовлетворении исковых требований.
Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2019 N 305-ЭС19-10983 по делу N А40-138728/2017
Указывая на то, что стороны спора обладают правом на издание самостоятельных по содержанию произведений, руководствуясь статьями 1229, 1233, 1235, 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Доводы заявителя о том, что обществу и издательству принадлежат права на одни и те же произведения, а также о контрафактности изданного ответчиком произведения были предметом рассмотрения суда кассационной инстанции и им дана надлежащая оценка.
Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2017 N 304-ЭС17-666 по делу N А67-6484/2015
Доводы заявителя об отсутствии у истца исключительных смежных прав на спорные фонограммы и права на подачу настоящего иска получили оценку судов со ссылкой на положения пункта 1 статьи 1235, пунктов 1, 5 статьи 1238, статьи 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела и были мотивированно отклонены.
Определение Верховного Суда РФ от 03.04.2017 N 305-ЭС17-2012 по делу N А40-99273/15
Отказывая в удовлетворении иска, суды руководствовались пунктом 1 статьи 1229, пунктом 1 статьи 1233, пунктом 2 статьи 1232, пунктами 1, 4 статьи 1234, пунктом 1 статьи 1236, статьями 1254, 1235, пунктом 1 статьи 421, пунктом 1 статьи 424, статьей 170 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из отсутствия правовых оснований для признания оспариваемой сделки недействительной. Факта совершения указанной сделки под влиянием обмана, лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, или с целью прикрыть другую сделку, либо при наличии иных пороков воли судами не установлено.
Определение Верховного Суда РФ от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 по делу N СИП-414/2016
Суд по интеллектуальным правам, удовлетворяя требования заявителя, руководствовался положениями Закона о товарных знаках, статьями 1233, 1254, 1259, 1483, 1512, 1513 Гражданского кодекса Российской, пунктами 2.3, 21, 28, 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правовой позицией, содержащейся в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и исходил из того, что в решении Роспатента не содержится выводов о наличии оснований для признания указанного обществом персонажа "Фрекен Бок" аудиовизуального произведения "Карлсон вернулся" именно персонажем этого произведения, как части произведения, являющегося объектом авторского права как самостоятельного объекта интеллектуальных прав, существовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака; в материалах дела отсутствуют эталонные изображения персонажа, подлежащие передаче обществу правообладателем в соответствии с условиями договора от 27.04.2012 N 27/04/2012; из решения не усматривается, с каким персонажем (в отсутствие изображения) произведено сравнение зарегистрированного товарного знака.
Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2017 N 305-ЭС16-9433 по делу N А40-213640/2014
Принимая в оспариваемой заявителем части судебные акты, суды руководствовались положениями статей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1229, 1254, 1270, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пунктах 43.2, 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правовой позицией, изложенной в пункте 10 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и исходили из доказанности истцом факта использования кадров из фильма, исключительное право на которое принадлежит обществу "Вин-вин комьюникейшнз", в составе контента, размещенного на указанных интернет-страницах.
Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2017 N 305-ЭС17-4692 по делу N А40-234524/2015
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, придя к выводу, что у истца нет возможности требовать запрета ответчику совершать любые действия по использованию спорного произведения дизайна, поскольку он сам не обладает полным объемом правомочий в отношении этого произведения, является лишь исключительным лицензиатом и не обладает всем объемом правомочий обладателя исключительного права, в том числе правом на распоряжение исключительным правом, правом получения вознаграждения за его использование; признав доказанным также, что ответчиком использован дизайн профиля, разработанный компанией Меллер, суд апелляционной инстанции, руководствуясь пунктом 1 статьи 6, пунктом 1 статьи 7, пунктом 1 статьи 9, пунктами 1 и 2 статьи 30, пунктом 2 статьи 31 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторских и смежных правах", статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", подпунктом 2 пункта 1 статьи 1236 и статьей 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в удовлетворении требований отказал.