1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.
1. Появление комментируемой статьи вызвано невозможностью, в силу нематериального характера объектов исключительного права, применения к ним по аналогии закона широко распространенной в отношении распоряжения материальными объектами модели подчиненных договоров (субдоговоров). Прообразом соответствующего режима для отношений, связанных с предоставлением права использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, стал правовой режим договора субаренды (ст. ст. 615 и 618 ГК).
В то же время в силу прямого указания п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии. Таким образом, положения ст. 1029 ГК о договоре коммерческой субконцессии являются специальными правилами по отношению к правилам комментируемой статьи.
2. Из пункта 1 ст. 1238 вытекает, что согласие лицензиара на предоставление лицензиатом полученного им по лицензионному договору права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам (сублицензиатам) не обязательно должно являться составной частью лицензионного договора. Однако в силу того, что такое согласие опосредует одно из условий предоставленного лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, оно, безусловно, должно рассматриваться как одно из условий лицензионного договора.
Следовательно, на это согласие должно распространяться общее требование о государственной регистрации лицензионного договора и соответственно о последствиях его несоблюдения (п. 2 ст. 1235 ГК). При этом ничтожность условия о праве лицензиата на заключение сублицензионного договора не должна в силу ст. 180 ГК влечь ничтожности самого лицензионного договора.
3. Согласно п. п. 1 и 5 комментируемой статьи по сублицензионному договору одна сторона - лицензиат, получивший от обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиара) право использования такого результата или такого средства по лицензионному договору, предоставляет или обязуется предоставить указанное право другой стороне (сублицензиату) в предусмотренных договором пределах. Условия сублицензионного договора должны определяться в соответствии с п. п. 2 - 5 комментируемой статьи.
4. В пункте 2 комментируемой статьи установлены пределы распоряжения лицензиатом правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Поскольку в силу п. 1 ст. 1235 ГК сам лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором, он не может распорядиться соответствующим правом за рамками указанных прав и способов. Сублицензиат, следовательно, не может получить от лицензиата право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, полученных лицензиатом по соответствующему лицензионному договору.
Ссылка на "права... которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата" означает указание на территорию (п. 3 ст. 1235 ГК) и срок (п. 4 ст. 1235 ГК) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Условия сублицензионного договора, не соответствующие требованиям п. 2 комментируемой статьи, являются в соответствии со ст. 168 ГК ничтожными. В этом случае сублицензионный договор должен сохранять свое действие в отношении тех условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые соответствуют п. 2 комментируемой статьи. В отношении срока сублицензионного договора указанное последствие прямо предусмотрено п. 3 комментируемой статьи, а в отношении других условий сублицензионного договора вытекает из правила ст. 180 ГК.
5. В пункте 3 ст. 1238 в развитие общей нормы п. 2 комментируемой статьи предусмотрены последствия заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, который предусмотрен лицензионным договором.
Поскольку в соответствии с п. 5 комментируемой статьи к сублицензионному договору подлежат применению правила о лицензионном договоре, следует признать, что использование сублицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращении действия лицензионного договора влечет предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права (п. 3 ст. 1237 ГК).
6. Практическое значение имеет также зависимость срока действия сублицензионного договора от прекращения действия исключительного права и прекращения действия лицензионного договора. В соответствии с п. 5 комментируемой статьи и п. 4 ст. 1235 ГК сублицензионный договор должен прекращаться в случае досрочного прекращения действия исключительного права.
В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации сублицензионные договоры в силу п. 5 комментируемой статьи должны считаться прекращенными только на будущее время в тех случаях, в которых Кодекс предусматривает соответствующие последствия для лицензионных договоров (п. 4 ст. 1398, п. 3 ст. 1441, п. 6 ст. 1513 ГК).
Поскольку недействительность лицензионного договора означает, что он не влечет никаких юридических последствий с момента его заключения (п. 1 ст. 167 ГК), необходимо признать, что заключенные на основе недействительного лицензионного договора сублицензионные договоры также являются недействительными. Соответствующее последствие прямо предусмотрено в п. 2 ст. 1029 ГК для договоров коммерческой субконцессии.
7. Хотя лицензиар, как правило, не является стороной сублицензионного договора, действия сублицензиата, нарушающего условия использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, всегда будут затрагивать принадлежащее лицензиару исключительное право. Так как лицензиар не может в этом случае предъявить требование о применении к сублицензиату мер ответственности за нарушение договора, п. 4 комментируемой статьи предоставляет ему возможность обратиться с соответствующими требованиями к своему непосредственному контрагенту - лицензиату, поскольку нарушение сублицензиатом условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации неизбежно означает нарушение условий лицензионного договора. Лицензиат в этом случае, по существу, будет отвечать за ненадлежащий выбор лицензиара. При этом следует иметь в виду, что правило п. 4 ст. 1029 ГК, возлагающее на лицензиата (пользователя) субсидиарную ответственность за действия сублицензиатов (вторичных пользователей), носит специальный характер и подлежит применению только к договору коммерческой субконцессии.
Правило п. 4 комментируемой статьи сформулировано как диспозитивное, так что стороны лицензионного договора вправе договориться о том, что ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственно сублицензиат.
Правило п. 4 не распространяется на случаи нарушения лицензионного договора, предусмотренные п. 3 ст. 1237 ГК, когда указанные нарушения признаются нарушением исключительного права лицензиара. Отсутствие в п. 3 ст. 1327 ГК каких-либо оговорок или исключений должно означать, что в этом случае будет действовать общее правило и ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственный нарушитель - сублицензиат.
8. В пункте 5 ст. 1238 использован юридико-технический прием, позволяющий избежать воспроизведения применительно к сублицензионному договору правил Кодекса о содержании (ст. 1235), видах (ст. 1236) и условиях исполнения (ст. 1237) лицензионного договора.
Такое воспроизведение в отсутствие данной нормы оказалось бы необходимым ввиду несовпадения субъектного состава указанных договоров и, следовательно, невозможности непосредственного применения к сублицензионным договорам правового режима лицензионного договора. Несовпадение проявляется в том, что стороной лицензионного договора всегда выступает обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, тогда как участники сублицензионного договора обладают только ограниченным правом использования соответствующего результата или средства.